¿Puedo obtener la marca comercial para una palabra ya marca registrada, en la misma industria pero con un propósito comercial diferente?

Por “propósito comercial diferente”, supongo que se refiere a bienes o servicios que son diferentes de los bienes o servicios de la marca comercial existente.

A los fines de mi discusión, utilizaré el término “marca registrada” para referirme a la marca existente (ya sea registrada o no), y el término “marca propuesta” para referirme a la marca registrada que se está considerando.

Todas las marcas registradas son para ciertos bienes y / o servicios. Por ejemplo, KLEENEX es para “pañuelos faciales” (que son productos), DELTA es para servicios de aerolíneas (que son servicios) y FORD es para automóviles y camiones (productos), así como servicios de reparación de vehículos (servicios). No se puede tener una marca comercial sin tenerla también conectada y asociada a bienes y / o servicios específicos.

La “confusión” se trata realmente de si un consumidor típico (que podría ser un consumidor minorista, una empresa o una agencia gubernamental) probablemente piense que los productos y / o servicios que se ofrecen bajo la marca propuesta están siendo ofrecidos por la misma compañía que vende los productos y / o servicios de la marca existente.

Como se indica en el Manual de Procedimientos de Examen de Marcas §1207.01 (y constituye la base de esta respuesta), “El problema no es si las marcas respectivas, o los productos o servicios ofrecidos bajo las marcas, pueden confundirse, sino más bien , si existe la posibilidad de confusión en cuanto a la fuente o el patrocinio de los productos o servicios debido a las marcas utilizadas en ellos “.

La infracción de marcas comerciales se basa en un “riesgo de confusión” entre las dos marcas comerciales. Se utiliza la pregunta “¿Es probable que haya confusión?” Porque si la prueba fuera “confusión real”, el propietario de la marca tendría que esperar hasta que la marca propuesta se use en el comercio antes de que pueda protestar por su uso, momento en el cual la confusión ya puede haber comenzado. y el daño a la marca ya puede haber ocurrido. La prueba de “probabilidad” le permite al propietario de una marca comercial tomar medidas antes de que ocurra cualquier daño real.

Los Tribunales Federales han adoptado una prueba de factores múltiples para determinar el riesgo de confusión; el caso fundamental fue, In re EI du Pont de Nemours & Co. , 476 F.2d 1357, 177 USPQ 563 (CCPA 1973), en el que el Tribunal de Apelaciones de Aduanas y Patentes de los Estados Unidos discutió los factores relevantes para determinar la probabilidad de Confusión.

Al exponer los factores, el tribunal advirtió que, con respecto a determinar el riesgo de confusión, “[t] aquí no hay una regla de tornasol que pueda proporcionar una guía rápida para todos los casos”. No todos los factores son siempre relevantes, y el La importancia de un factor particular puede diferir de un caso a otro.

Aunque el peso dado a los factores du Pont relevantes puede variar, los siguientes dos factores son consideraciones clave en cualquier probabilidad de determinación de confusión:

  • (1) La similitud o disimilitud de las marcas en su totalidad en cuanto a apariencia, sonido, connotación e impresión comercial [Nota: las marcas son “marcas de palabras” (donde no hay un diseño especial reclamado a la marca) o “marcas de diseño” (donde las características de diseño reales, la fuente o el diseño de la marca es lo que se reclama)]; y
  • (2) La similitud o disparidad y naturaleza de los productos o servicios entre la marca y la marca propuesta.
  • Como ejemplo práctico, el Factor 1 es lo que permite: (A) TOYS “R” US (con una “R” hacia atrás) para evitar que otros usen TOYS R US con una “R” no hacia atrás; y (B) KATS, CATS, KATZ y KHATZ deben ser tratados por igual al evaluar el riesgo de confusión.

    Los otros factores de du Pont incluyen:

(3) La similitud o disparidad de los canales comerciales establecidos y con probabilidad de continuar [Puede haber una diferencia si se está vendiendo a consumidores minoristas versus B2B]

(4) Las condiciones bajo las cuales y los compradores a quienes se realizan las ventas, es decir, “impulso” versus compra cuidadosa y sofisticada [¿son los bienes caros o compras impulsivas? Se supone que los compradores serán más cuidadosos al comprar un artículo de $ 1000 que al comprar un artículo de $ 10]

(5) La fama de la marca existente [basada en ventas, publicidad, duración de uso, etc.]

(6) El número y la naturaleza de marcas similares en uso en productos similares [¿cuán única es la marca registrada en su mercado en productos similares?]

(7) La naturaleza y el alcance de la “confusión real” [en los casos en que la marca propuesta ya ha sido adoptada, el propietario de la marca puede recibir llamadas sobre su “nuevo producto”, que realmente no es suyo, sino el producto del nuevo individuo; por el contrario, si ambas marcas han estado en uso durante un largo período de tiempo sin confusión, la ausencia de confusión real es un factor importante para permitir que ambas marcas continúen coexistiendo]

(8) La variedad de productos / servicios en los que se utiliza o no se utiliza la marca [si la marca se utiliza en muchos productos diferentes, la probabilidad de confusión en los productos de la marca propuesta puede establecerse más fácilmente]

(9) La existencia de un acuerdo válido entre el propietario de la marca propuesta y el propietario de la marca [a veces, el propietario de una marca consentirá el uso de una marca propuesta si, en opinión del propietario de la marca, las dos marcas , sus respectivos bienes / servicios y mercados son diferentes]

(10) La intención del propietario de la marca propuesta al adoptar una marca similar o idéntica a la marca registrada [¿lo hicieron porque “todos conocen la marca existente” o lo hicieron por alguna otra razón creíble?]

(11) Cualquier otro hecho que pueda ser relevante para la cuestión del “riesgo de confusión”.

Tenga en cuenta que no existe una prueba dura y rápida para determinar el riesgo de confusión y “cada caso debe decidirse por sus propios hechos”.

No es probable en la misma industria. Pero todo depende de cuán estrictamente defina la industria, y las marcas tienen un solo propósito comercial reconocido; Identificar la fuente de los bienes / servicios.